#186. Penhor de marcas e patentes (Parte I)

Por Matheus Marchiori dos Santos

Nos últimos anos, a propriedade intelectual tem atraído cada vez mais a atenção do mercado e da academia enquanto ativo econômico.¹ No Brasil, servem de exemplo desse destaque a publicação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), em janeiro de 2025, a respeito do “IP Finance” no país,² e a consulta pública lançada pela Associação Brasileira da Propriedade Intelectual e pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ainda aberta, que busca levantar “casos de sucesso e insucesso de utilização de Ativos de PI como garantia para obtenção de crédito”.³ Academicamente, também parece crescente o volume de trabalhos que, direta ou indiretamente, tratam do tema.⁴

As discussões sobre o melhor aproveitamento possível das potencialidades econômicas da propriedade intelectual costumam ser interdisciplinares. Em geral, é necessário harmonizar normas de direito civil ou societário com as particularidades dessa categoria jurídica autônoma, construída a partir de abstrações e adaptações – para muitos, nem sempre bem-sucedidas – de normas sobre a propriedade tradicional, corpórea. Idealmente, a análise abrangente desse aproveitamento também não pode ignorar os interesses que cercam a própria propriedade intelectual, que incluem o incentivo à inovação, a remuneração do inventor/autor, as questões de acesso aos bens sujeitos às regras da propriedade intelectual e as interfaces do direito da propriedade intelectual com o direito da concorrência e a proteção ao consumidor.

Essa interdisciplinaridade é indicativa da complexidade do tema. Também ilustra tal complexidade o fato de a propriedade intelectual abranger tanto o direito de autor, em sentido amplo, quanto a propriedade industrial. Esta, por sua vez, rege uma diversidade de institutos que têm pouco em comum, como marcas, patentes, indicações geográficas, segredos de negócio (indústria ou comércio), além da regulação sobre concorrência desleal, cujas normas, a rigor, dizem respeito à responsabilidade civil. Por isso, alguns recortes são necessários.

Em primeiro lugar, cumpre estabelecer que uma das formas mais intuitivas de aproveitamento da propriedade intelectual enquanto ativo econômico é seu oferecimento em garantia. O titular da propriedade intelectual, ou o terceiro por ela garantida, podem utilizá-la tanto em garantia de operações de financiamento propriamente ditas, quanto, de forma mais geral, como forma de reforço ao cumprimento de outra obrigação qualquer.

Esta coluna trata de uma hipótese bastante específica deste conjunto: o oferecimento de marcas ou patentes em penhor. Em suma, o raciocínio que se pretende desenvolver nesta primeira parte é o de que há bons argumentos para que marcas e patentes sejam objeto de penhor e, mais especificamente, de penhor comum. Na segunda parte desta coluna, a ser publicada em breve, alguns dos principais aspectos desse regime jurídico e das adaptações necessárias para o empenho de marcas e patentes serão analisados.

Qualificação e objeto da garantia

No domínio da propriedade industrial, a Lei nº 9.279/1996 (“Lei da Propriedade Industrial” ou “LPI”) estabelece em seu artigo 5º que “[c]onsideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial”.

Dentro do recorte oferecido, duas conclusões derivadas desse dispositivo são relevantes. De um lado, apesar da qualificação legal, é preciso destacar que isso não significa que todas as figuras regidas pela LPI podem ser oferecidas em garantia. Não parece possível conceber, por exemplo, o oferecimento da proteção contra a concorrência desleal ou as indicações geográficas – titularizadas pelo conjunto de produtores e prestadores de serviço estabelecidos em determinado local – em garantia. De outro, é possível inferir que enquanto bens móveis, marcas e patentes são, em tese, sujeitos ao oferecimento em penhor e em alienação fiduciária. Como o regramento dessas garantias é bastante diverso entre si, nesta oportunidade, como mencionado, o foco se dará sobre o penhor.

Além disso, a discussão se centrará em apenas dois dos objetos regulados pela LPI: marcas e patentes. A opção não é aleatória, já que são dois dos institutos regidos pela Lei da Propriedade Industrial com maior relevância econômica no Brasil. Ambos também são sujeitos a registro, o que facilita, sobremaneira, o oferecimento em garantia de um bem incorpóreo por definição.

Empenho de marcas e patentes

Dada a diferenciação que muitas vezes se estabelece entre bens e coisas, e a qualificação estabelecida pela LPI de marcas e patentes como bens móveis pode levantar uma primeira dúvida: é possível que tais bens sejam empenhados, já que o caput do artigo 1.431 do Código Civil exige uma “coisa móvel, suscetível de alienação” como objeto do penhor?

Considera-se que sim por, pelo menos, três razões.

Em primeiro lugar, pois o próprio Código Civil não estabelece uma distinção clara entre o conceito de bens e coisas e tampouco define qualquer uma das figuras, ao contrário do que ocorre em alguns códigos civis estrangeiros. Mais do que isso, o diploma legal parece utilizar, voluntaria ou involuntariamente, as expressões de forma intercambiável ao longo de sua extensão. Em benefício do tempo, tomando-se por base apenas o Livro III da Parte Especial do Código Civil, merece destaque o fato de que embora as normas específicas do penhor frequentemente mencionem coisas, as normas comuns ao penhor, à hipoteca e à anticrese muitas vezes usam a expressão bens. A parte final do caput do artigo 1.420, inclusive, estabelece que “só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca”, oferecendo pista relevante sobre a amplitude de objetos que podem ser oferecidos em garantia.

Também é preciso levar em consideração que embora historicamente, no direito brasileiro, coisas sejam associadas à materialidade e bens à imaterialidade⁵ -⁶, não há consenso teórico sobre a definição e as diferenças entre as duas categorias. Essa falta de consenso se demonstra em vários níveis, como nas disputas sobre qual dessas categorias seria gênero e qual seria espécie.⁷ Ilustra essa falta de consenso, ainda, a associação feita por alguns entre a noção de bem e a de objeto de direito, como ocorre no artigo 810 do Código Civil italiano, segundo o qual “sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”; e, por outros, entre coisa e objeto de direito, como se dá na opção legislativa estabelecida pelo art. 202.º, 1, do Código Civil português, segundo o qual “diz-se coisa tudo aquilo que pode ser objecto de relações jurídicas”. Evidente que se pode sustentar a adequação de um significado ao invés de outro. Há de se ponderar, porém, se é razoável restringir o possível objeto de uma garantia com base em uma distinção que não está expressa na lei, e tampouco parece consensual em doutrina ou no direito comparado, à luz da autonomia da vontade e da manifestação do princípio da legalidade no direito privado.

Além disso, é digno de nota que uma opção radical que associe a materialidade às coisas impacte operações econômicas e suas “vestes jurídicas” (i.e., relações contratuais) cotidianas. Afinal, o artigo 481 do Código Civil estabelece o contrato de compra e venda como aquele em que um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, enquanto o outro se obriga a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Assim, embora fora do âmbito da propriedade intelectual, caso uma acepção restrita do conceito de coisas seja assumida, os incontáveis contratos de compra e venda de participação societária⁸ poderiam ter sua higidez, no mínimo, questionada. Ainda dessa perspectiva consequencialista, já aplicada ao próprio penhor, não parece possível desprezar que, caso se conclua por uma acepção restrita da “coisa” empenhável como exclusivamente corpórea,⁹ os possíveis objetos penhor comum serão amplamente reduzidos não só em relação à propriedade intelectual – afetando, inclusive, as próprias participações societárias.

Por fim, ainda que de forma paralela ao discutido nos parágrafos anteriores, cumpre registrar que marcas e patentes atendem ao requisito da alienabilidade, estabelecido tanto pelo artigo 1.420 quanto pelo artigo 1.431 do Código Civil, na medida em que são alienáveis, dado o disposto nos artigos 134 e 58 da LPI, respectivamente.

Penhor comum ou de direitos?

Na rara doutrina que discute de forma um pouco mais detida o penhor de marcas e patentes no Brasil, há quem considere que estas deveriam ser objeto do penhor de direitos regulado pelo artigo 1.451 e seguintes do Código Civil,¹⁰ posição, aparentemente, compartilhada pelo próprio INPI.¹¹ Tal solução, contudo, não parece a mais adequada.

Em primeiro lugar, dada a qualificação do artigo 5º da LPI, o penhor passível de ter por objeto marcas e patentes seria, em princípio, o penhor comum. Isso porque a legislação especial em vigor qualifica os direitos da propriedade industrial como bens móveis, que são objeto, justamente, da fattispecie do penhor comum, salvo quando objeto dos suportes fáticos estabelecidos para o penhor rural e para o penhor industrial e mercantil.

Outro indício que corrobora o argumento pode ser encontrado no Enunciado 668 da IX Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. O Enunciado faz referência ao parágrafo único do art. 1.431 – que não trata do penhor de direitos – para estabelecer que “[o]s direitos de propriedade industrial caracterizados pela exclusividade são suscetíveis de penhor, observadas as necessidades de averbação junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial para a plena eficácia perante terceiros”. Em sua justificativa, indica-se, inclusive que a “doutrina vem apontando as transformações sobre o objeto do penhor, inclusive para abarcar direitos e créditos”, sem qualquer menção, contudo, ao penhor de direitos propriamente dito.

Também chama a atenção o fato de o penhor de direitos e títulos de crédito ser comumente tratado como um penhor de direitos creditórios ou títulos de crédito.¹² Embora não haja restrição no Código quanto ao objeto, de fato a aplicação mais comumente identificada é a do penhor de direitos creditórios, talvez em razão da influência do Código Civil de 1916 que tratava apenas da figura da caução dos títulos de crédito, equiparada ao penhor pelo artigo 790 de então.

O aparente conflito não permite uma conclusão simples, afinal, compreender as marcas e patentes como direito ou como bem móvel pode impactar outras esferas do direito para além das garantias, gerando problemas de qualificação no direito internacional privado, por exemplo. A rigor, mesmo na alienação fiduciária a qualificação das marcas e patentes como um direito pode ter impacto razoavelmente dramático e restritivo dos sujeitos capazes de contratá-la.

Estes motivos parecem justificar ser o regime do penhor comum o mais adequado para o empenho de marcas ou patentes. Isso, contudo, não implica, automaticamente, a invalidade do empenho de marca ou patente por meio do penhor de direitos, que deve ser considerado hígido, desde que em conformidade com as disposições legais quanto às cláusulas obrigatórias do contrato, o registro nos órgãos competentes, a vedação ao pacto comissório e outras disposições aplicáveis.

O argumento em favor do penhor comum de marcas e patentes, porém, não vem a salvo de problemas ou da necessidade de algumas adaptações em seu regime jurídico. As principais discussões sobre este tema serão analisadas na Parte II desta coluna.

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Matheus Marchiori dos Santos

Doutorando e mestre em Direito Comercial (2025) pela Faculdade de Direito da USP. Bacharel (2018) pela mesma Faculdade, com parte da graduação cursada no King’s College London (2016). Advogado.

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Como citar: SANTOS, Matheus Marchiori dos. Penhor de marcas e patentes (Parte I). In: AGIRE | Direito Privado em Ação, n.º 186, 2025. Disponível em: <https://agiredireitoprivado.substack.com/p/agire186>. Acesso em DD.MM.AA.

1. A rigor, esse interesse pode ser enquadrado como parte de um conjunto mais amplo de acontecimentos que tem, paulatinamente, deslocado os ativos intangíveis para um lugar de destaque no campo econômico e jurídico. Útil lembrar, contudo, que a expressão “ativos intangíveis” é polissêmica, adquirindo significado mais ou menos amplo a depender do ramo do conhecimento em que insere. Nas ciências contábeis, em linha com a definição do CPC 04, por exemplo, a expressão designa o conjunto de recursos controlados por certa entidade, resultado de eventos passados, do qual se espera que resultem benefícios econômicos futuros para a entidade, sendo não monetários, identificáveis, sem substância física. Já no direito, a expressão é tratada de forma razoavelmente intercambiável com expressões como ativos imateriais, incorpóreos ou, equivocadamente, propriedade intelectual.

2. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Desbloqueando o IP Finance no Brasil: como a experiência dos mercados relevantes pode ajudar a avançar. Rio de Janeiro: INPI, dez./2024.

3. Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Edital de Consulta Pública
(Levantamento de casos de sucesso e insucesso de utilização de Ativos de PI como garantia para obtenção de crédito). Disponível em: https://abpi.org.br/texto-de-apoio-publico/abpi-e-enpi_edital-de-consulta-publica/, último acesso em 02.01.2026.

4. Além da dissertação de mestrado deste autor (Propriedade intelectual no direito privado: marcas e patentes no direito societário e no direito das garantias. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025), confira-se, a título exemplificativo: PASCHOINI, Ana Paula Bernardino. Propriedade intelectual e recuperação judicial: contribuições da PI como meio de recuperação no âmbito da Lei n. 11.101/05. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024; BLASI, Marcos Chucralla Moherdaui. Propriedade intelectual (PI) e crise: deve o sistema concursal brasileiro prever uma disciplina específica aos contratos de PI? Tese (Doutorado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021; TEIXEIRA, Diogo Dias. A alienação fiduciária de marcas em garantia e os requisitos de legitimidade e universalidade da Lei 9.279/96. Dissertação (Mestrado profissional em direito) – Escola de Direito de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2018.

5. A influência dessa concepção talvez seja histórica, dado que o artigo 317 do Esboço do Código Civil de Teixeira de Freitas já estabelecia que “todos os objetos materiais suscetíveis de uma medida de valor são coisas”. Descrição semelhante encontra-se no artigo 90 do Código Civil alemão.

6. Confira-se, a título exemplificativo, na vigência do Código Civil atual: AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, pp. 371-373; OLIVEIRA, Eduardo Ribeiro de. Dos bens, dos fatos jurídicos, do negócio jurídico, disposições gerais, da representação, da condição, do termo e do encargo. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). Comentários ao novo Código Civil. V. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pp. 6-9; MAMEDE, Gladston. Direito das coisas. Penhor. Hipoteca. Anticrese. In: AZEVEDO, Álvaro Villaça (coord.). Código Civil comentado. V. 14. São Paulo: Atlas, 2003, pp. 28-29; SILVA PEREIRA, Caio Mário da. Instituições de direito civil. V. 1. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 338. Na vigência do Código Civil anterior: SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso de direito civil. V. 1. 8. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1996, p. 381; BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. V. 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1927, p. 259.

7. Afinal, para alguns, coisa é gênero do qual bem é espécie (e.g., AZEVEDO, Álvaro Villaça; NICOLAU, Gustavo René. Das pessoas e dos bens. In: AZEVEDO, Álvaro Villaça (coord.). Código civil comentado. V. 1. São Paulo: Atlas, 2007, pp. 186-187), enquanto outros sustentam o raciocínio oposto (e.g., AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução, cit., p. 372).

8. Concluindo que os contratos de compra e venda estariam aptos a “ter por objeto a obrigação de entrega de outros bens que não sejam físicos”, confira-se: BUSCHINELLI, Gabriel Saad Kik. Compra e venda de participações societárias de controle. Tese (Doutorado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017, p. 80.

9. Como sustenta parte da doutrina, aliás. Nesse sentido, confira-se, por exemplo: MAMEDE, Gladston. Direito das coisas. Penhor. Hipoteca. Anticrese, In: AZEVEDO, Álvaro Villaça (coord.). Código Civil comentado. V. 14. São Paulo: Atlas, 2003, p. 29; LIQUIDATO, Alexandre Gaetano Nicola. O contrato de penhor. Tese (Doutorado em Direito Civil) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, pp. 36-38.

10. “Art. 1.451. Podem ser objeto de penhor direitos, suscetíveis de cessão, sobre coisas móveis”.

11. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Desbloqueando o IP Finance no Brasil: como a experiência dos mercados relevantes pode ajudar a avançar. Rio de Janeiro: INPI, 2024, p. 11; BAQUERO, Pablo Marcello. BAQUERO, Pablo Marcello. Propriedade intelectual como garantia real: superando os obstáculos da imaterialidade no contexto de uma economia informacional. Revista dos Tribunais. V. 921, out. 2011, pp. 119-167, versão digital, paginação irregular, item 2.1.2.1. Em sentido semelhante: MAMEDE, Gladston. Direito das coisas. Penhor. Hipoteca. Anticrese, cit., p. 29; p. 241 e ss.; BARBOZA, Heloísa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin; TEPEDINO, Gustavo. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. V. 3, Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 894.

12. Confira-se, e.g., CHALHUB, Melhim Namen. Direitos reais. Rio de Janeiro: Forense, 2014, livro em formato digital não paginado, item 20.9; RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, livro em formato digital não paginado, item 37.3